סוד מסחרי או בקשת פטנט?

יזמים רבים ובעלי חברות מתלבטים בשאלה האם נכון להגיש בקשת פטנט על טכנולוגיה שפיתחו או שעדיף לשמור עליה כסוד. מכיוון ששתי האפשרויות יכולות לעיתים להתקיים זו לצד זו, ובמקרים אחרים קיים ביניהן ניגוד, החלטתי להקדיש את הטור הנוכחי לנושא.

בקשת פטנט – גילוי הסוד

בפרקים הקודמים של טור זה כתבתי שבקשת פטנט כוללת בתוכה תיאור של טכנולוגיה סודית, שכן אם הטכנולוגיה אינה סודית היא לא ברת הגנה בפטנט. חשוב להכיר בעובדה שבמרבית מדינות העולם בקשות פטנט מתפרסמות.

כיום, הפרסום נעשה לרוב באינטרנט, שנה וחצי לאחר תאריך דין הקדימה. כלומר: בעל בקשת הפטנט יודע ששנה וחצי מיום הגשת הבקשה היא תתפרסם והמידע שמתואר בה יהפוך זמין לציבור. במילים אחרות: הסוד ייחשף.

מדוע יש לבחור בין שמירה על סודיות להגשת בקשת פטנט?

קרה לי לא אחת שלקוח פנה אליי, תיאר טכנולוגיה שלדעתו ראויה להגנת פטנט וכאשר הבהרתי לו ששנה וחצי לאחר ההגשה הבקשה תתפרסם, הוא הציע הצעה בסגנון "אז נתאר את הטכנולוגיה מבלי לגלות בדיוק איך אנחנו עושים את הדברים".

כאשר מתארים אמצאה בבקשת פטנט יש לעמוד בדרישה שנקראת Enablement. משמעות הדרישה היא שיש לתאר דרך לביצוע האמצאה באופן שבעל מקצוע שמכיר את התחום יוכל לקרוא את הכתוב ולבצע את האמצאה. בפרק החמישי

בטור זה הזכרתי את ז'ול ורן, שהגה את רעיון הצוללת בספרו 20 אלף מיל מתחת למים, אך לא ידע כיצד לבנות צוללת. ורן לא יכול היה לקבל פטנט על "צוללת" מכיוון שלא היה לו Enablement. בדיוק באותו האופן, אם הממציא ינסה לבקש פטנט על אמצאתו מבלי לתאר את אחד השלבים וכך לשמור על השלב כסוד, הוא לא יוכל לקבל עליה פטנט. אם יקרה שהבוחן יטעה, לא ישים לב למידע החסר ויעניק לממציא בכל זאת פטנט, הפטנט לא יהיה תקף. כלומר, לא ניתן יהיה לאכוף אותו.

לאחר שהצגתי את נושא ה-Enablement, אספר לכם שניתן לנסות ולהתחכם. נניח שהאמצאה כוללת מספר רכיבים והממציא חושב שהשילוב ביניהם חדש וראוי להגנת פטנט. אחד הרכיבים (או יותר) גם הוא חדש והממציא רוצה לשמור אותו בסוד. לכן הוא מציע להחליף את הרכיב הסודי ברכיב אחר, ידוע. היות שהשילוב עצמו חדש, לכאורה עדיין ניתן לבקש עליו פטנט שכן יש Enablement (בעזרת הרכיב החלופי), וכך הרכיב יישאר סודי. כאן נכנס שיקול נוסף, הידוע בשם Best mode.

בארצות הברית, לדוגמה, הממציא נדרש בחוק לתאר בבקשת הפטנט את הדרך הטובה ביותר לביצוע האמצאה, ככל שידוע לו בעת הגשת בקשת הפטנט. עד לאחרונה העונש על אי קיום הדרישה יכול היה להיות ביטול הפטנט. כלומר, אם הממציא יקבל פטנט על אמצאתו ומאוחר יותר מישהו יוכיח לבית המשפט שהממציא הכיר דרך טובה מזו שתיאר לביצוע האמצאה, בית המשפט רשאי לפסוק שהפטנט מבוטל.

בדוגמה שלנו, הרכיב הסודי עדיף בעיני הממציא על פני הרכיב החלופי, אחרת מה הטעם בו? כלומר: אם הממציא מתכוון להגיש את הבקשה במדינה בה קיימת דרישת Best mode, דרישה זו מחייבת את הממציא לתאר בבקשת הפטנט את הרכיב שרצה לשמור בסוד.

ב-2011 העביר הקונגרס האמריקני חקיקה שמכונה AIA (ר"ת America Invents Act). לפי ה- AIA, העדר Best mode כבר לא יכול להוות בסיס לביטול הפטנט. כלומר, בוטל העונש על היעדר תיאור של הדרך הטובה ביותר לביצוע האמצאה. אך הקונגרס לא שינה את החקיקה לפיה קיימת דרישה לתיאור ה-Best mode בבקשה.

מכיוון שה-AIA עדיין חוק צעיר, לבית המשפט טרם ניתנו הרבה הזדמנויות להתמודד עם שינוי העונש ללא שינוי בחוק הפטנטים, ולא ברור מה ייקרה אם הוא ייאלץ לעשות זאת. ייתכן, לדוגמה, שבית המשפט יקבע שאי עמידה בדרישות החוק נחשבת כחוסר תום לב, כלומר – כניסיון להונות את משרד הפטנטים. הונאת משרד הפטנטים נחשבת לעבירה שבעקבותיה בית המשפט עשוי לפסוק שהפטנט לא ניתן לאכיפה. כלומר: העונש על אי תיאור ה- Best mode עשוי לחזור בדלת האחורית. לכן, ההמלצה היא לכלול בתיאור את הרכיב הסודי ולא להסתכן בביטול הפטנט.

אם כך, עומדות בפני הממציא שתי אפשרויות עיקריות: הגשת בקשת פטנט וגילוי הסוד תוך שנה וחצי או הימנעות מהגנה בפטנט על האמצאה ושמירתה כסודית. ויתור על הגנת פטנט משמעותו ויתור על הגנת האמצאה באמצעות מונופול.

מתי נכון לדון בשמירה על סוד מסחרי בהקשר של אמצאות?

בפרק בו עסקתי בבקשות ארעיות הסברתי שהן משמשות לשמירה על תאריך דין קדימה לטובת בקשות המשך. ברצוני להדגיש שכשבקשות ההמשך מתפרסמות, יחד איתן עשויות להתפרסם גם הבקשות הראשונות מהן הן תובעות דין קדימה. כלומר, בדוגמה שלנו ,הבקשה הארעית. ממציאים רבים מבקשים לתאר בבקשה הארעית כמה שיותר דברים בכוונה להשקיע מחשבה בעוד שנה, מתוך מחשבה שיוכלו לוותר על חלק מהדברים ולא לכלול אותם בתיאור שיוגש כבקשה מלאה, וכך לשמור על התיאור שיימחק בסוד.

זכרו שאם הבקשה הארעית תכלול מידע כלשהו שתרצו בעתיד לשמור כסוד, לא תוכלו לעשות זאת אלא אם תוותרו על הבקשה הארעית ועל דרישת דין קדימה ממנה. אם לא תעשו כן, גם במקרה שלא תכללו בבקשת ההמשך את המידע הסודי, הוא עשוי להתפרסם יחד עם בקשת ההמשך, מעצם היותו כלול בבקשה הארעית. בכך הידע יאבד, שכן המידע כבר לא יהיה סודי. לתשומת לבכם, אם תזכרו לאחר הפרסום ותרצו להגן על הידע בבקשת פטנט נוספת, לא תוכלו לעשות זאת, שכן הוא יהיה כבר זמין לציבור.

לכן, הזמן הנכון לדון בשאלה של שמירת סודיות לעומת הגשת בקשת פטנט הוא לפני עריכתה של הבקשה, גם אם זו נועדה להיות מוגשת כבקשה ארעית.

בפרק הבא אמשיך לעסוק בנושא הסודות המסחריים. אדון במשמעותו של הסוד המסחרי, ביתרונותיה וחסרונותיה של השמירה על סודיות, וכן בהסכמי סודיות.

הכותבת הינה עורכת פטנטים שעוסקת מזה שנים רבות בתחום, עורכת בקשות פטנט ומפתחת אסטרטגיות פטנטים וקניין רוחני.